CC BY
316
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2012
УДК 347.77
Юридические науки
Выпуск 3(17)
ВЫБОР ФОРМ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Ж.А. Мингалева
Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления на предприятии Пермский национальный исследовательский политехнический университет 614990, Россия, Пермь, Комсомольский проспект, 29 Е-mail: [email protected]
В статье дается анализ условий рационального выбора формы охраны результатов интеллектуальной деятельности с учетом надежности их охраны и наиболее эффективного использования в инновационной деятельности предприятий и организаций. Разработаны критерии выбора конкретной формы охраны результатов интеллектуальной деятельности. Выявлены риски утраты или нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Проведено сравнение эффективности защиты результатов интеллектуальной деятельности с помощью патентования и коммерческой тайны. Показана особая роль защитных публикаций.
Ключевые слова: патент; ноу-хау; защитная публикация; охрана результатов интеллектуальной деятельности;
инновационное развитие
В последнее время в юридических науках все чаще ставятся и решаются вопросы не просто охраны интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности, но и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в хозяйственной практике, и в первую очередь в инновационной деятельности предприятий и организаций. Свидетельством этого является появление целого ряда междисциплинарных работ, посвященных вопросам управления интеллектуальной собственностью на всех этапах -от ее создания до использования в инновационной деятельности [1, 3, 5], в том числе с многочисленными пробелами в законодательстве и несоответствием положений российского права международными нормам в области охраны результатов интеллектуальной деятельности [4, с.122-126].
Постановка данной научной проблемы является неслучайной, поскольку медлен-
© Мингалева Ж.А., 2012
*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ №10-03-00481а, а также в рамках Темпла-на-2012 ФГБОУ ВПО ПГНИУ по заказу Федерального агентства по образованию (тема №6.4662.2011)
ные темпы инновационного развития отечественной экономики связываются многими учеными, политиками и практиками с существующим в отечественном законодательстве порядком охраны результатов интеллектуальной деятельности и способами их вовлечения в хозяйственный оборот.
В отношении используемых в настоящее время в инновационном предпринимательстве объектов интеллектуальной собственности (секретов производства, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, торговых марок, информации, баз данных, программ для ЭВМ, бизнес-процессов, селекционных достижений и многих других) применяются три основных способа охраны при их использовании в предпринимательской деятельности: патентование, охрана в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) и публикация. При этом правильный выбор первоначального способа охраны может предотвратить преждевременное разглашение потенциально ценной в технологическом и коммерческом плане информации, уменьшить или предотвратить финансовые потери, а также, при изменении производственной, технологической, правовой, маркетинговой, научно-
технической ситуации, обеспечить возможность использования другого способа защиты результатов интеллектуальной деятельности.
Главным и основным вопросом, который встает перед предпринимателями при выборе формы охраны полученных в ходе интеллектуальной деятельности результатов, которые могут быть далее использованы в производстве или иным способом вовлечены в хозяйственный оборот (например, в виде объекта купли-продажи), является вопрос долговременности, стабильности и величины получения дохода от использования объекта интеллектуальной собственности. Решение этого вопроса в контексте выбора способа охраны прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности в значительной степени определяется самим объектом интеллектуальной собственности, в отношении которого устанавливается охрана.
Итак, в настоящее время российским законодательством к результатам научнотехнических достижений, внедрение которых в производство непосредственно влияет на темпы и характер развития как отдельных предприятий, так и экономики в целом, относятся в первую очередь результаты интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере (изобретения, полезные модели) и в сфере художественного конструирования (промышленные образцы), а также секреты производства (ноу-хау). Для их охраны российским законодательством предусмотрены три основных способа защиты прав интеллектуальной собственности: патентование, охрана в качестве коммерческой тайны (ноу-хау) и публикация (или, как ее еще называют, - защитная или оборонительная публикация [7]).
При принятии решения о выборе способа охраны результатов интеллектуальной деятельности необходимо проанализировать значительное количество самых разнообразных факторов. И.А. Близнец с коллегами выделяют следующие факторы [1, с. 63]):
- особенные свойства результата интеллектуальной деятельности, подлежащего охране (наличие альтернатив у созданного технического новшества и т.д.);
- стоимость охраны прав, которая складывается из первоначальных единовременных затрат (например, стоимость патента, включающая оплату услуг патентного поверенного, оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением заявки, а также с выдачей патента - при патентовании, или первоначальные расходы на осуществление всех мероприятий по введению режима конфиденциальности на ноу-хау (секреты производства) и т.д.), а также текущих затрат (например, затраты на поддержание патента в силе; сумма ежегодных расходов организации на поддержание мер охраны объекта коммерческой тайны, и т.д.);
- условия обнародования информации об открытии, иных результатах интеллектуальной деятельности;
- возможность наступления риска и величина риска утраты прав на результат интеллектуальной деятельности;
- срок действия исключительных прав и возможность его продления;
- степени научной, технической, коммерческой проработанности результатов интеллектуальной деятельности с точки зрения их внедрения в процесс производства и готовности рынка его воспринять;
- возможности повышения статуса организации в результате обнародования результатов интеллектуальной деятельности;
- соответствие решения о выборе способа охраны результатов интеллектуальной деятельности общекорпоративной и инновационной стратегии организации.
Итоги анализа преимуществ и недостатков каждой из трех основных форм охраны результатов интеллектуальной деятельности с учетом перечисленных выше факторов, а также иных факторов и условий, выделенных в более ранних наших работах [4-5], с точки зрения направлений их влияния на стабильность, долговременность и величину получения дохода от использования объекта интеллектуальной собственности приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Критерии выбора способов охраны результатов интеллектуальной деятельности при их использовании в производственной и инновационной деятельности*
Способ охраны права
Патентование Коммерческая тайна Публикация
Необходимость патентной защиты - при невозможности воссоздания конкурентами технического результата на основе данного продукта - при невозможности через конечный продукт, введенный в гражданский оборот, определить способ его производства - при отказе от самостоятельного получения патента
- при наличии у объекта охраны актуальности и перспективности дальнейшего использования, т.е. пригодно ли изобретение для совершенствования уже существующей продукции или для разработки новой - при обладании секретами производства, знание которых необходимо для наиболее эффективного воплощения запатентованного новшества в конкретный материальный объект - при желании лишить конкурента возможности получить патент на данное изобретение
- при низкой вероятности того, что другие лица, в т.ч.конкуренты, смогут изобрести и запатентовать аналогичное изобретение
- при отсутствии уже существующих альтернатив созданному техническому новшеству
Экономическая целесообразность - при превышении прибыли от патентной монополии над расходами на патентование - при превышении расходов по патентованию над ожидаемыми доходами от патентной монополии - при превышении расходов, связанных с получением патента, над доходами, которые могли бы быть получены от использования запатентованного результата научнотехнической деятельности
- при наличии значительного рыночного спроса на продукцию, в которой будет реализовано изобретение - при проведении разработок в новых областях техники, при имеющейся потенциальной возможности их успешной коммерческой реализации -т.е. в ситуациях, когда раннее патентование нецелесообразно - при расширении распространения своей технологии путем привлечения максимально большего числа компаний к ее использованию (пример -компания 1ВМ и ее программный продукт Windows)
- при наличии времени и финансовых возможностей для защиты нарушенных прав
Состояние патентного законодательства - необходимость и возможность получения одного или нескольких патентов на данное новшество - при высокой степени риска нарушения патента конкурентами - при наличии эффективной патентной охраны, когда изобретение в совокупности охватываются действующими патентами
- при наличии возможности осуществления надежного контроля над несанкционированным использованием запатентованных технических новшеств - при невозможности выявить и установить факт нарушения патента, чаще всего относящегося к способу - при опубликовании изобретения с расширенным объемом охраны (риск патентования улучшений изобретения конкурентами снижен)
- при наличии значительной широты объема полученной охраны прав - при наличии очень ограниченной патентной охраны, когда патент может быть легко обойден конкурентами
Продолжение Таблицы 1
Способ охраны права
Патентование Коммерческая тайна Публикация
Отраслевые особенности - при достаточно медленных, с современной точки зрения, темпах научно-технического прогресса, когда срока патентной защиты хватит для полного морального износа изобретения, например в большинстве обрабатывающих отраслей (химической, медицинской промышленности и т.д.) - при высокой скорости морального старения техники (или продукта), когда техническое решение может быть воспроизведено конкурентами и без знания ноу-хау (сфера ИТК и т.д.) - в отдельных областях деятельности, например, при защите свободных операционных систем [3]
Период охраны права (долгосрочность защиты) - при наличии долгосрочных конкурентных перспектив продаж запатентованной продукции - при необходимости охраны технических решений в течение более длительного срока, чем срок действия патента - при желании отсрочить возможность получения патента конкурентами на как можно более долгий срок
- при необходимости получения патентов на дополнительные технические новшества, когда патент на основные технологии прекратил свое действие, особенно если они носят долгосрочный характер или являются альтернативными решениями
Возможность оппортунистического поведения - низкая при наличии надежных отношений с партнерами по бизнесу - особенно важно в тех случаях, когда правообладателями могут стать несколько сотрудничающих друг с другом организаций - высокая («моральный риск» нарушения условий конфиденциальности информации после продажи права весьма велик) - отсутствует
Иные факторы и мотивы - при наличии потенциальных лицензиаров или инвесторов, пожелавших принять участие в продвижении изобретения на рынок - при невозможности подтверждения использования патента в конечной продукции - при использовании в благотворительных целях
- при наличии условий и возможностей для рейдерских посягательств на новые разработки
- при наличии стремления автора изобретения получить патент и тем самым зафиксировать свое первенство на техническое новшество (моральный фактор)
* для составления таблицы использованы следующие источники [1, с.48-63; 4, с. 122-126; 5, с. 139-148].
Анализ результатов, приведенных в таблице, позволил сделать следующие выводы.
В тех случаях, когда изобретение имеет высокую коммерческую ценность, а ценность патента определяется выгодой, которую может получить патентообладатель в результате приобретения исключительных прав на данное изобретение, полезную модель, промышленный образец, целесообразным является именно патентование. Кроме того, выбор в пользу патентования должен быть сделан при принятии решения о воз-
можном патентовании изобретения, представляющее собой устройство или промышленный образец.
Однако, решение о патентовании должно учитывать степень проработанности новшества. Если речь идет о прорывной технологии, о новом продукте, а также если новшество находится на стадии идеи или базовой наработки, то возможность защиты данной информации с помощью патента практически равна нулю, ведь, согласно российскому законодательству, в качестве любого объекта патентного права должен
выступать результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающий строго установленным законом требованиям к изобретениям и полезным моделям, а в сфере художественного конструирования - требованиям к промышленным образцам [1, с. 59]. Поэтому такие разработки целесообразно охранять в режиме конфиденциальности.
Выбор способа охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме конфиденциальности в качестве ноу-хау (секрета производства) целесообразен в тех случаях, когда создатель новшества или руководитель организации еще не определился с выбором способа его охраны и ему необходимо время для оценки возможности, необходимости и перспективности патентования. В этом случае целесообразно сначала сохранить результаты интеллектуальной деятельности в режиме конфиденциальности (в качестве ноу-хау). И только после формирования соответствующего рынка продукта (платежеспособного спроса на продукт) полной технической доработки изобретения (новшества) можно подать заявку на получение патента на данный объект интеллектуальной собственности. В этом случае обязательное условие новизны не нарушается, конечно, если предприняты все необходимые меры для сохранения коммерческой тайны, поскольку при охране в режиме конфиденциальности риск утраты новизны результаты интеллектуальной деятельности значительно выше, чем при патентовании. В случае нарушения режима конфиденциальности хотя бы одним из сотрудников, исключительное право на секрет производства пропадает. И хотя организация может и дальше использовать свое ноу-хау (секрет производства), но те преимущества, которые дает исключительное право, пропадают. Преимущества ноу-хау могут быть также потеряны по причине независимого открытия и опубликования его третьими лицами. Более того, самостоятельное получение другими лицами результатов, аналогичных уже существующим и охраняемых в виде ноу-хау (секретов производ-
ства), не только не лишает их права пользования данными результатами, но и не препятствует получению патента на эти результаты в случае соответствия их условиям патентоспособности.
Наконец, сравнение эффективности защиты с помощью патентования и коммерческой тайны показало, что охрана прав на ноу-хау (секрет производства) имеет более ограниченный и менее надежный характер, чем патентная защита, - ее действие распространяется только на незаконное получение, использование или раскрытие конфиденциальной информации.
Что касается третьего из анализируемых способов охраны прав интеллектуальной собственности - публикации, то ее применение целесообразно в тех случаях, когда основной задачей защиты является снятие любых барьеров для распространения информации и недопущение создания каких-либо монопольных прав на новшество (открытие, изобретение).
Публикация, как особая форма охраны прав интеллектуальной собственности, представляет собой действие, в результате которого определенная информация становится доступной для всеобщего сведения (в отношении объекта публикации следует отметить, что опубликована может быть практически любая информация, за исключением прямо указанной в законодательстве). Целью публикации чаще всего является сознательное обнародование информации о сущности открытия, произведения, изобретения, иного научного, технического или коммерческого достижения для всеобщего обозрения. Защитная публикация осуществляется в тех случаях, когда у автора изобретения нет намерений в дальнейшем получить патент или иным способом монополизировать права на новшество. В результате, с помощью защитной публикации изобретение, с одной стороны, переводится в разряд «общественного достояния», с другой -лишает конкурентов возможности получить патент на данное изобретение, если оно было сделано параллельно или украдено. При этом в современном обществе выбор формы
публикации (печатная - т.е. на бумажном носителе или электронная - размещенная на сайте или в сети Интернет) юридического значения не имеет. Главное - чтобы предоставление доступа к информации было неограниченным, т.е. для неопределенного круга лиц.
Практически любой документ, описывающий техническое новшество и имеющий четкую дату публикации, может рассматриваться как защитная публикация, в которой содержатся сведения, входящие в уровень техники. Таким образом, решение о публикации должно приниматься только в контексте всеобъемлющей стратегии в области интеллектуальной собственности.
В заключение можно сделать вывод, что правильное использование всех способов охраны результатов интеллектуальной деятельности (патентов, ноу-хау и публикаций) применительно к различным объектам интеллектуальной собственности позволяет наиболее полно учитывать все особенности инновационных бизнес-процессов в организации, а следовательно, осуществлять инновационную деятельность на более надежной основе.
Библиографический список
1. Интеллектуальная собственность: от
создания до использования в инновационной деятельности предприятий / под общ. ред. И.А. Близнеца, Е.В. Королевой, Б.П. Симонова. М.: Рос. гос. ин-т интеллект. собственности, 2010. 120 с.
2. Каланже Кристофер М. Роль интеллектуальной собственности в процессе инноваций и разработки новой продукции [Электронный ресурс]. URL: http://www. wipo.int/export/sites/www/sme/ru/docs/ip_i nnovation_development.pdf
3. Компания Open Invention Network продвигает метод защитной публикации [Электронный ресурс]. URL: http://www.info-foss.ru/news/2008/08/09/ 543
4. Мингалева Ж.А. О формировании правового поля в области инновационной и интеллектуальной деятельности // Вестн.
Перм. ун-та. Сер.: Юрид. науки. 2010. №4.
5. Мингалева Ж.А., Логинова Т.Е. Опыт правового регулирования объектов интеллектуальной собственности и инновационной деятельности (на примере Германии) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Юрид. науки. 2012. №1.
6. Полищук Л. Стратегия управления интеллектуальной собственностью в инновационном процессе. // Интеллект. собственность. Пром. собственность. 2009. №4. С. 31.
7. Comparison of Defensive Publication
Mechanisms - News [Электронный ресурс]. URL: http://ip-updates.dlogspot.
com/2007/12/comparison-of-defensive-hublication.html
Bibliograficheskij spisok
1. Intellektual'naja sobstvennost': ot sozdanija
do ispol'zovanija v innovacionnoj dejatel'nosti predprijatij / pod obw. red. I.A. Blizneca, E.V. Korolevoj, B.P. Simonova. M.: Ros. gos. in-t intellekt.
sobstvennosti, 2010. 120 s.
2. Kalanzhe Kristofer M. Rol' intellektual'noj sobstvennosti v processe innovacij i razrabotki novoj produkcii [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www. wipo.int/export/ sites/www/sme/ru/docs/ip_innovation_deve lopment.pdf
3. Kompanija Open Invention Network
prodvigaet metod zawitnoj publikacii
[Jelektronnyj resurs]. URL:
http://www.info-foss.ru/news/2008/08/09/ 543
4. Mingaleva Zh.A. O formirovanii pravovogo polja v oblasti innovacionnoj i intellektual'noj dejatel'nosti // Vestn. Perm. un-ta. Ser.: Jurid. nauki. 2010. №4.
5. Mingaleva Zh.A., Loginova T.E. Opyt pravovogo regulirovanija ob#ektov intellektual'noj sobstvennosti i innovacion-noj dejatel'nosti (na primere Germanii) // Vestn. Perm. un-ta. Ser.: Jurid. nauki. 2012. №1.
6. Poliwuk L. Strategija upravlenija intellek-tual'noj sobstvennost'ju v innovacionnom
processe. // Intellekt. sobstvennost'. Prom. sobstvennost'. 2009. №4. S. 31.
URL: http://ip-updates.dlogspot. com/2007/
12/comparison-of-defensive-hublication.
html
7. Comparison of Defensive Publication Mechanisms - News [Jelektronnyj resurs].
CHOOSING OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTING FORMS
Zh.A. Mingaleva
Perm State National Research University 15, Bukirev st., Perm, 614990 E-mail: [email protected]
The paper analyzes the main factors and conditions of rational choice of intellectual property protecting forms. The criterions of choice of intellectual property protecting forms are worked out. On this base it was made a comparative analysis of the three main intellectual property protecting forms and use in commercial innovation activities: patenting, commercial secrets, defending publication.
The analysis was made according to the requirements of effective protecting and use of intellectual property in innovation activities. The choosing peculiarities of the two protecting forms: patent and commercial secrets were analyzed. It was pointed down that for choosing he appropriate protecting form it is necessary to analyze the technical exclusiveness of the novelty, market conditions and technical and financial opportunities of the enterprise.
The comparative analysis of the effectiveness of intellectual property protecting by patenting and commercial secrets was made. It was revealed that patenting is more secure than protecting as commercial secrets because commercial secrets are protected as confidential information from illegal access, use and disclosure. When technical novelty obtains high commercial value and exclusive rights give wide opportunities for the owner patenting becomes the best intellectual property protecting form.
The loss risks and risks of intellectual property infringement were revealed.
A special role of defending publication was analyzed. Defending publication is a special intellectual property protecting form. It is made by the inventor in order to spread the information about technical novelty without intention of patenting. So the technical novelty comes into public domain. Defending publication is very useful for providing security in scientific and technical progress for several sectors of economy (especially for the information and communication technology sector).
The conclusion was made that the correct use of all intellectual property protecting forms (patents, commercial secrets and defending publication) makes it possible to take into account all peculiarities of innovation business projects of enterprises and that is why fulfill innovation activities on appropriate base.
Keywords: patent; commercial secrets; defending publication; intellectual property protecting forms;
innovation development
IN PROCESS OF INNOVATION ACTIVITIES
