CC BY
69
ПРАВОВАЯ ОХРАНА И РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ «СОВЕТСКИХ» ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Горевой Е. Д. доцент кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета, к.ю.н.,
Иванушко Г. И. старший юрисконсульт ЗАО "КОНТИ-РУС"
В советский период широкую известность получили отдельные названия продуктов: конфеты «Ласточка», «Маска», «Птичье молоко», сыр «Дружба», «Омичка», напитки «Байкал», «Буратино» и др.
Для многих современных потребителей эти названия неразрывно связаны с детством и юностью, с советским периодом.
Общеизвестно, что большинство таких обозначений в тот период не пользовались правовой охраной. Тем не менее, для упрощения терминологии
в литературе их условно называют советскими товарными знаками
120
(советскими брендами) .
Товары, маркированные указанными обозначениями, выпускались по всему Союзу, от Калининграда до Владивостока, практически на каждой местной фабрике.
При этом, однако, товары выпускались не только под единым названием, но и по единым рецептурам. Так, например, при производстве конфет «Ласточка» кондитеры руководствовались типовыми Рецептурами на конфеты и ирис Министерства пищевой промышленности СССР, утвержденными Министерством пищевой промышленности СССР
120 Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // Закон. 2013. № 6. С. 95.
30.12.1968, а также Рецептурами на конфеты и ирис Госагропрома СССР, утвержденными Отделом пищевой промышленности Госагропрома СССР 27.02.1986.
После того, как стало формироваться отечественное законодательство о товарных знаках (Закон СССР от 3 июля 1991 г. № 2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания», Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») наиболее активные игроки на рынке кондитерских изделий стали регистрировать в качестве товарных знаков известные советские обозначения.
Коммерческие организации регистрировали известные советские бренды, просто успев подать на регистрацию в качестве товарного знака известное обозначение, сделав это раньше своих конкурентов.
Чтобы защитить владельцев и лиц, законно использовавших советские товарные знаки, законодатель в декабре 2006г. закрепил право преждепользования на указанные обозначения за историческими производителями. Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 года, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Это положение в полной мере соответствовало общемировым тенденциям и международному праву, в частности, понятию «первого использования» или «преждепользования» (ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883).
Однако менее чем через год право преждепользования товарными знаками было исключено из закона (см. ФЗ от 24.07.2007 № 202-ФЗ «О признании утратившей силу части второй статьи 13 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Соответственно, успешные, проверенные временем и разработанные еще в советский период наименования продукции стали на законных основаниях принадлежать тем, кто раньше успел подать их на регистрацию в качестве товарных знаков.
Далее, с принятием части 4 ГК РФ, началась без преувеличения война производителей, поскольку ст. 1515 ГК позволяет взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в двукратном размере от стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака..
В этом плане общеизвестен спор группы приморских и московских кондитеров. Последним принадлежит зарегистрированный ТЗ «Птичье молоко». Соответственно, доводы приморских кондитеров о том, что рецептура и название этого продукта разработаны во Владивостоке (разыскан даже технолог, разработавший первоначальную рецептуру), что многие годы
этот продукт производился в Приморье, правового значения для суда не имеют121.
В юридическом сообществе предлагаются следующие механизмы решения задач, связанных с указанными проблемами: признание товарных знаков вошедшими во всеобщее употребление и утратившими различительную способность, аннулирование их регистрации как актов недобросовестной конкуренции; национализация этих знаков; введение в их отношении права преждепользования, их перевод в режим коллективных или сертификационных товарных знаков, а также в так называемый traditional
J22
food regulation (широко применяемый в странах Европейского союза) .
В качестве способа снижения напряженности Совет Федерации вносил в Госдуму законопроекты, направленные на защиту интересов производителей продукции, фактически использующих чужие товарные знаки, если такое использование было ими начато до даты регистрации товарных знаков правообладателями и до вступления в силу Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Указанные лица сохраняют право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров. Согласно первому законопроекту производители, выпускавшие товары под советскими брендами до регистрации их как товарных знаков, получают на них неисключительную безвозмездную лицензию.
Другой законопроект устанавливает право преждепользования советскими товарными знаками, на самом деле в тексте поправок говорится
121 См., напр.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2014 N С01-163/2014 по делу N А51-22917/2012 и др.
122 Подробнее см.: Гутников О.В., Смирнова В.М. О советских товарных знаках // Журнал российского права. -2015. - № 1. - С. 64; Баттахов П.П. Понятие и значение права промышленной собственности: закон и доктрина// Северо-Кавказский юридический вестник. 2013. № 2. С. 53-56.
об использовании таких знаков на условиях безвозмездной простой
123
(неисключительной) лицензии .
Интересным для исследований представляется вопрос аннулирования регистрации товарных знаков как акта недобросовестной конкуренции. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (п.6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Лицо, права которого нарушены актом недобросовестной конкуренции, может подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, если действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией. Как правило, заинтересованное лицо обращается в Федеральную антимонопольную службу, с заявлением о признании о признании действий связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в соответствии с ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции». Так, например, решением ФАС России от 14.05.2014 по делу № 1-14-7/00-08-14 действия ОАО «Жигулевское пиво» по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак «САЯНЫ» были признаны актом недобросовестной конкуренции. Судом по интеллектуальным правам, рассматривавшим возражения на указанное решение (дело № СИП-744/2014) отмечено: «В постсоветский период заявитель являлся лишь одним из предприятий, выпускавших напиток «САЯНЫ»...Заявителем не представлено доказательств того, что данный напиток стал известен благодаря его усилиям.».
123 Совет по кодификации не одобрил принудительное лицензирование «советских брендов». URL: http://zakon.ru/Discussions/ kto_smel_tot_i_sel_sovet_po_kodifikadi_ne_odobrü_ prinuditelnoe_licenzirovanie_sovetskix_brendov/11998._
Наиболее оптимальным представляется путь признания товарных знаков вошедшими во всеобщее употребление и утратившими различительную способность. Этот способ не требует внесения изменений в действующее законодательство, поскольку в нем присутствует все необходимое для решения названного выше вопроса. Необходимо лишь правильное и единообразное применение действующих правил судами всех уровней.
Утрата различительной способности подразумевает невозможность товарного знака индивидуализировать (отличать) соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.
Утрата различительной способности - известный праву большинства стран факт.
Моментом зарождения указанной концепции утраты различительной
способности (или «концепции размывания») считается 1927 г., когда
известный нью-йоркский юрист Фрэнк Щетчер в своей научной статье
выдвинул положение о том, что целью правового регулирования товарных
знаков должно быть не предотвращение введения в заблуждение
потребителя, а сохранение уникальности товарного знака участника рынка.
Он обращал, в частности, внимание на то, что даже использование товарного
знака, не вводящего потребителя в заблуждение, влечет постепенное
уничтожение или рассеивание индивидуальности товарного знака в сознании
потребителей. Щетчер фактически указывал, что «сильные» товарные знаки
могут защищаться как объекты права собственности таким образом, что
любому другому лицу будет запрещено использовать товарный знак даже
при его использовании на неконкурирующих и не связанных друг с другом
товарах. Иными словами, по мысли Щетчера, для сохранения уникальности и
различительной способности товарного знака правообладатель должен
получить не только монополию на использование товарного знака в
отношении однородных товаров, но и на использование его в отношении
Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. Выпуск № 1 (январь-март) 2016
какой-либо продукции вообще (абсолютную монополию). И хотя новый термин долгое время не становился общеупотребимым, идея, выраженная Щетчером, способствовала появлению нового основания для подачи иска в
124
защиту товарных знаков, известного как размывание .
Концепция размывания товарного знака впервые была проанализирована английскими судами в связи с делом, в ходе которого был удовлетворен иск владельца известного товарного знака KODAK, производящего фототовары, к компании, производившей велосипеды KODAK, о нарушении прав первого на товарный знак.
Это ситуация, когда товарный знак, обозначающий новый вид товаров (например, пейджер), у потребителей ассоциируется не только с товаром конкретного производителя, но и с аналогичными товарами других участников рынка. Тем самым знак размывается, утрачивает различительную способность, а с ней и возможность выполнить функцию индивидуализации товара на рынке.
В. Усков приводит пример - деятельность компании XEROX по сохранению своего товарного знака от размывания. С одной стороны, каждый производитель товара желает, чтобы его бренд был широко известен. Но с другой стороны, если этот бренд означает новый вид товара, не имеющий четкого названия, потребитель может приписать данному бренду
125
функцию идентификации определенного вида товара как такового .
В России, рассматривая возможность применения данного основания досрочного прекращения регистрации, Президиум ВАС РФ126 установил следующие критерии отнесения обозначения к вошедшему во всеобщее употребление:
124 Никулина В.С. Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из соглашения ТРИПС. Сравнительный анализ практики государств-участников//Закон. - 2012. -№ 10. - С. 148
125 Усков В. Юридические рифы брэндинга // Рекламные идеи. 2000. N 3; www.advi.ru/archive/?mag=32
126 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.07.2004 N 2606/04 по делу № А40-10111/03-17-151//Вестник ВАС РФ. - 2004. - № 11.
1. Использование товарного знака третьими лицами приобрело неконтролируемый и всеобщий характер, и, как следствие, знак теряет свою различительную способность.
2. Всеобщность предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов данной области. При этом общеупотребимость только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. Оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.
3. Товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него.
С началом своей деятельности, Суд по интеллектуальным права конкретизировал и уточнил критерии:
- наличие наименования, за регистрацией которого обращается заявитель, в общедоступных справочниках, рецептурах, реестрах;
- производство продукции под этим наименованием разными производителями;
- широкое использование данного наименования в различных источниках в качестве обозначения вида товара (безотносительно к
127
производителям) задолго до даты регистрации спорного обозначения127.
Вместе с тем, указанная практика неоднородна. Представляется, что необходима детальная проработка норм о товарных знаках на основе общепринятого в законодательстве и судебной практике критерия сходства до степени смешения с учетом опыта иностранного регулирования (в том числе доказательной базы, на основе которой будет предоставляться судебная защита общеизвестным товарным знакам), соблюдения баланса
127 См., напр.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2014 N С01-550/2014 по делу N СИП-64/2014; Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2014 по делу N СИП -184/2013; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 N С01-592/2014 по делу N СИП-322/2013 и ряд других
Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. Выпуск № 1 (январь-март) 2016
между приобретенной известностью и изначальной различительной способностью товарного знака, его оригинальностью и восприятием потребителями.
Литература:
1. Гутников О.В., Смирнова В.М. О советских товарных знаках // Журнал российского права. -2015. - № 1. - С. 64..
2. Никулина В.С. Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из соглашения ТРИПС. Сравнительный анализ практики государств-участников//Закон. - 2012. -№ 10. - С. 148
3. Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // Закон. - 2013. - № 6. - С. 95.
4. Усков В. Юридические рифы брэндинга // Рекламные идеи. 2000.
N 3;
5. Баттахов П.П. Понятие и значение права промышленной собственности: закон и доктрина // Северо-Кавказский юридический вестник. 2013. № 2. С. 53-56.
