CC BY
42
7. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
12.00.03
7.1. Персонаж как объект интеллектуальной собственности:
дуализм правовой охраны
©Е. А. Свиридова
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация
e-mail: ESviridova@fa.ru
Аннотация. В статье рассматривается дуализм правовой охраны персонажа. Выделяются признаки персонажа как объекта авторского права и как товарного знака. Делается вывод о наличии в предоставленной законом возможности регистрации персонажа в качестве товарного знака за пределами сроков его авторско-правовой охраны признаков злоупотребления правом и нарушения баланса интересов правообладателей и пользователей. Предлагается использовать основание для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, для знаков, состоящих из персонажей, обладающих художественной ценностью. Кроме того, рассматривается возможность запретить регистрацию в качестве товарного знака персонажей, если такое их использование извращает, искажает или иным образом изменяет персонажа, либо порочит честь, достоинство или деловую репутацию автора персонажа.
Ключевые слова: персонаж, товарный знак, произведение, авторское право, право на неприкосновенность, введение потребителя в заблуждение.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Свиридова Е. А. Персонаж как объект интеллектуальной собственности: дуализм правовой охраны // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. XVI. №1. С. 98-105.
Character as an object of intellectual property: dualism of legal protection
©E. A. Sviridova
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
e-mail: ESviridova@fa.ru
Abstract. The article deals with the dualism of legal protection of a character. The features of the character as an object of copyright and as a trademark are highlighted. It is concluded that there are signs of abuse of rights and violation of the balance of interests of copyright holders and users in the possibility of registering a character as a trademark provided by the law beyond the terms of its copyright protection. It is proposed to use the basis for refusing state registration of a trademark in respect of designations that are false or capable of misleading the consumer about the product or its manufacturer, for signs consisting of characters that have artistic value. In addition, it is considered possible to prohibit the registration of characters as a trademark if such use distorts, distorts or otherwise changes the character, or discredits the honor, dignity or business reputation of the author of the character.
Keywords: character, trademark, artwork, copyright, the rights to inviolability, the introduction of consumer confusion.
FOR CITATION: Sviridova E. A. Character as an object of intellectual property: dualism of legal protection // Economic problems and legal practice. 2020. Vol. XVI. №1. P. 98-105.
ВВЕДЕНИЕ
Персонажи произведений давно перестали быть просто частью произведения, к которому они относятся, и стали все ча-
ще использоваться в предпринимательской деятельности. Таким образом, персонажи становятся предметом конкурентной борьбы и средством извлечения прибыли.
В настоящее время российское право предоставляют правовую охрану персонажам как объектам авторского права. П.7 статьи 1259 ГК РФ распространяет авторско-правовую охрану на персонажа, если он по своему характеру является самостоятельным результатом творческого труда автора и имеет объективную форму выражения.
Кроме того, персонаж может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. Так, согласно п.9 статьи 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные персонажу известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения, при условии наличия согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Помимо словесного описания персонажа или его визуального изображения предметом охраны может выступать и имя персонажа. Так, например, еще в 1972 году Верховный суд Парижа признал оригинальный характер имени персонажа «Отвратительный Жожо» (L'Affreux Jojo)1.
В отличие от товарных знаков, прав на которые возникают с момента их регистрации, авторское право на произведение возникает в силу самого факта создания произведения в результате творческой деятельности человека при условии, что такое произведение является оригинальным.
ПЕРСОНАЖ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА
Постановление Пленума Верховного суда РФ №10 понимает под персонажем, не любого действующего лица произведения, а только того, которое является самостоятельным результатом творческой деятельности и представляет собой систему описаний и (или) изображений действующего лица в произведении в форме, присущей такому произведению2, обладающее достаточными индивидуализирующими его характеристиками (персонифицированным внешним видом, особым характером, выделяющимися движением, голосом, мимикой), являющееся узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.
По мнению А.Е. Сухаревой и Р.Э. Туркина, в настоящее время отсутствует единое понятие персонажа, т.к. последний тесно связан с объективной формой своего выражения [Сухарева, Туркин, 2017]. Комментируя использованное законодателем указание на необходимость признания персонажа самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, И.А. Зенин понимает под персонажем итог самостоятельного творческого труда, а не заимствования [Зенин, 2015: 140]. Э.П. Гаврилов рассматривает персонаж как часть произведения, которую можно выделить из него только логически, но не механически. Персонаж охраняется не потому, что он является персонажем какого-то произведения, он охраняется сам по себе, самостоятельно [Гаврилов, 2011].
Понятие персонажа весьма абстрактно, и его признаки по разному проявляются в каждом отдельном произведении в зависимости от формы произведения.
Так, в Канаде авторское право дифференцированно подходит к защите прав на персонажей, в зависимости от того, являются ли они персонажами литературного произведения или выражены графически.
1 TGI Paris, 20 mai 1972 // RIDA janvier 1973. P. 44.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 7, июль, 2019.
Вымышленные персонажи, изображенные графически или в скульптурной форме, пользуются правовой защитой как «произведения изобразительного искусства». В связи с чем оценка произведения на наличие плагиата осуществляется исключительно визуально, таким образом, что наглядно сравнивается оригинальное произведение с воспроизведенной в двух или трех измерениях копией и определяется наличие тождества (делается вывод о том, что копия является точным повторением оригинала) или сходства значительной его части, либо наличие «скрытого копирования». Таким образом, исследование характеров персонажей не входит в предмет оценки на наличие плагиата в отношении персонажей, представленных визуально.
При определении факта нарушения прав на персонаж литературного произведения, сравнивается структура и композиция произведения, манера описания персонажа, внешний вид, имя, психологические черты характера. Защита персонажа литературного произведения зависит от степени его важности в произведении.
Правовая охрана предоставляется лишь персонажу, который является оригинальным. Данный вывод следует из указания на самостоятельный творческий характер персонажа, необходимый для его охраны в качестве объекта авторского права. Данное требование предъявляется ко всем произведениям.
По мнению Нормана Тамаро (Normand Tamara), следует различать оригинального персонажа, имя которого вызывает прямые ассоциации с произведением, к которому относится персонаж, и который составляет существенную часть произведения, и второстепенных персонажей, единственной целью которых является «наполнение» произведения, и не являющихся важными частями произведения [Tamaro, 2006]. Самостоятельным объектом охраны может быть только оригинальный основной персонаж, в то время как второстепенные неоригинальные персонажи не могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.
Принципы авторско-правовой защиты персонажей выработаны канадской судебной практикой, которая проводит дифференциацию между защитой, предоставляемой вымышленным персонажам, выраженным в графической или скульптурной форме, и персонажам литературного произведения. Вымышленные персонажи, выраженные в графической или скульптурной форме, представляют собой произведения изобразительного искусства. При возникновении спора относительно нарушения прав на персонаж путем его незаконного использования суды оценивают существенность сходства между такими персонажами, путем визуального сравнения оригинального произведения с репродуцированной копией. Вымышленные персонажи литературного произведения охраняются как объекты авторского права, если воспроизведенный персонаж включен в литературное произведение, охраняемое авторским правом, и составляет неотъемлемую и существенную часть оригинального произведения в целом3.
Для охраны персонажа в качестве объекта авторского права необходимо, чтобы он был достаточно раскрыт. Если при сравнении оригинального и репродуцированного персонажей выяснится, что во втором были воспроизведены только общие черты первого персонажа, канадские суды не считают это заимствованием, основываясь на теории универсальности идей. Чем больше степень индивидуализации персонажа, тем про-
3 Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 (CanLII), [2013] 3 RCS 1168. URL: http://canlii.ca/t/g2fgz. (дата обращения: 04.04.2020).
ще автору будет доказать факт плагиата. Индивидуализирующими элементами персонажа канадские суды считают форму выражения, манеры персонажа, его внешний вид, имя, психологические особенности. Следует отметить, что российские суды также относят к числу индивидуализирующих персонажа признаков внешний вид, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом4.
Ссылаясь на принципы определения сходства персонажей литературных произведений, канадский суд сравнил двух главных персонажей произведений «Robinson Curchuity» и «Robinson Sucroe». Оценивая графическое сходство этих двух персонажей, суд указал, что оба персонажа одинакового среднего роста и одного возраста. При этом «Robinson Sucroe» носит монокль, а «Robinson Curchuity» - круглые очки. Нос у обоих округлый. Уши у Robinson Curchuity больше, чем у Robinson Sucroe. Они оба носят шляпу. У Robinson Sucroe лохматая борода, а у Robinson Curchuity - подстриженная. Суд также проанализировал черты характера обоих персонажей: среди прочего, оба персонажа недовольные, инфантильные, капризные, неуклюжие, наивные, разносторонние, безалаберные, любопытные, холерики, а также щедрые. На основании этих сравнений Суд делает вывод о существенном сходстве двух главных героев5.
При определении сходства двух произведений науки, литературы или искусства на предмет выявления нарушения авторских прав канадские суды не принимают во внимание незначительные различия между двумя спорными произведениями. Нарушение авторских прав признается, прежде всего, на основе оценки совокупности сходных черт, и только после этого суд рассматривает различия. Если обнаруженные различия между произведениями не влияют на общее впечатление о сходстве, то суд принимает решение о наличии плагиата. В такой ситуации незначительные различия между произведениями считаются привнесенными нарушителем умышленно с целью сокрытия намерения незаконного использования чужого произведения.
На основании этих доктринальных положений в описанном выше деле суд уточнил, что шляпа, борода и уши спорных персонажей незначительно отличаются друг от друга, и являются лишь «маскировкой», цель которой - имитация оригинальности заимствованного произведения.
Российские суды не используют понятия сходства до степени смешения в отношении персонажа произведения. При заимствовании индивидуализирующих персонажа свойств (деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым), нарушение может быть установлено и при неполной идентичности индивидуализирующих характеристик. Если персонаж остается узнаваемым как часть конкретного произведения при изменении некоторых несущественных характеристик (в частности, деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа), то считается, что лицо,
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 7, июль, 2019.
5 Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 (CanLII), [2013] 3 RCS 1168. URL: http://canlii.ca/t/g2fgz. (дата обращения: 04.04.2020).
использующее сходного персонажа, незаконно воспроизвело персонажа6.
Таким образом, авторско-правовая защита персонажа зависит от оригинальности, существенного различительного характера отличительного персонажа, а также от того, какое место персонаж занимает в произведении.
ПЕРСОНАЖ КАК ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Помимо охраны персонажа нормами авторского права, он может получить правовую защиту как средство индивидуализации. Согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков представляются заявка на государственную регистрацию товарного знака, а также документальное подтверждение согласия обладателя авторского права или его правопреемника в случае, предусмотренном пп.1 п. 9 статьи 1483 ГК РФ7.
Во французском законодательстве существует схожая норма. Согласно статье L. 711-1 Кодекса об интеллектуальной собственности Франции (далее - CPI), существуют позитивные и негативные условия действительности товарного знака. В соответствии с позитивными условиями товарный знак должен состоять из обозначения, способного быть представленным графически, имеющего различительный характер и быть свободным (незанятым третьими лицами). Негативными условиями регистрации товарного знака являются отсутствие противоречия общественному порядку и нравственности и принципам гуманности и морали.
Статья L 711-1 CPI указывает, что обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, должно быть выражено графически, с тем, чтобы общественность могла четко определить знак, на который распространяется защита, предоставленная правообладателю. Регистрация товарного знака будет означать предоставление правовой охраны графическому изображению персонажа как изобразительному товарному знаку или названию персонажа как словесному товарному знаку. Например, словесный товарный знак «Harry Potter» зарегистрирован в отношении товаров шести разных классов, охватывающих как игры, так и печатную продукцию и одежду. Среди изобразительных товарных знаков можно назвать французского персонажа Asterix или американского Snoopy.
Тем не менее, персональные характеристики и особенности личности и характера персонажа, возможно защитить лишь нормами авторского права. Психологические черты, особенно-
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 7, июль, 2019.
7 Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 12.03.2018) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38572) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2018 (дата обращения: 04.04.2020).
сти поведения и характера персонажа не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в силу отсутствия устойчивого графического представления (за исключением случаев, когда черты характера могут быть определены из визуальных особенностей изображения).
Для того, чтобы потребители могли идентифицировать товары или услуги производителя и отличать их от товаров или услуг конкурентов, выбранный товарный знак должен быть абстрактным относительно вида и свойств товара или услуги, которые он индивидуализирует, т.е. товарный знак не должен характеризовать товары или являться обозначением, вошедшим во всеобщее употребление.
ПРОБЛЕМА ДУАЛИЗМА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПЕРСОНАЖА
Таким образом, персонаж может охраняться и как объект авторского права и как товарный знак (в случае его регистрации). В первом случае персонаж должен обладать оригинальностью, а во втором - различительной способностью.
В качестве примера французской практики можно привести товарный знак «La Laitière», который можно перевести как «Молочная корова», зарегистрированный по классу молочных продуктов, который был признан обладающим различительной способностью, в то время как слово из общераспространенного словаря не может соответствовать критерию оригинальности. И напротив, словесное обозначение «Winnetou» (имя вождя племени апачи), может быть защищено авторским правом, но не способно быть зарегистрировано как средство индивидуализации из-за своего фольклорного значения 8.
В случае, если лицо желает зарегистрировать в качестве товарного знака персонаж, авторское право на который принадлежит другому лицу, оно должно получить согласие автора этого персонажа на такое его использование. Таким образом, если права на соответствующий персонаж возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, правообладатель последнего должен заключить договор с автором персонажа.
Согласно статье L. 711-4 CPI обозначение, заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака, должно быть «доступно», то есть юридически свободно. По словам Дж. Рейнара (J. Raynar), оригинальный вымышленный персонаж является объектом исключительного и противопоставляемого всем права бестелесной собственности, включая возможного правообладателя товарного знака. Условие «доступности» находит свое обоснование в идее о том, что невозможно иметь два права аналогичного характера, принадлежащего разным субъектам на одно и то же обозначение [Raynard, Tréfigny, 2016: 373]. Таким образом, персонаж, представляющий собой литературное или художественное произведение, не может свободно использоваться в качестве товарного знака третьими лицами. Это отвечает интересам всех авторов и не позволяет монополизировать чужой результат интеллектуальной деятельности с помощью иного способа охраны.
Законодательство предоставляет создателю произведения исключительную монополию над результатом своей творческой деятельности, в том числе в форме права на воспроизведение и права на доведение до всеобщего сведения. Без согласия автора произведения, невозможно использовать по-
следнее в качестве товарного знака, не нарушая при этом абсолютных прав автора.
В соответствии с правилами, предусмотренными в п.3 статьи L 111-1 CPI, заключение договора подряда, предусматривающего создание произведения, не влечет автоматической передачи авторских прав заказчику работ. Для передачи права на использование произведения в составе товарного знака необходимо заключить отдельный договор с обладателем исключительных прав на созданное произведение. Помимо требования соблюдения письменной формы договора о передаче авторских прав необходимо соблюдать условие о том, что каждое уступаемое право должно быть отдельно упомянуто в договоре, а сфера использования переданных прав должна быть разграничена по назначению, месту и сроку использования прав. Любое право, которое не было прямо указано в договоре, сохраняется за автором. Договор об уступке должен содержать четкое и недвусмысленное указание о возможности использования произведения в качестве товарного знака. Так, в решении по делу L'Oréal 2010 года кассационная инстанция аннулировала регистрацию товарного знака, отметив, что в договоре о передаче авторских прав не было указано, что изображение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака9.
Во французской доктрине существует иное мнение по данному вопросу. Так, Стефан Тьери (Stéphane Thierry) указывает в своей диссертации, что отсутствие разрешения автора не обязательно ставит под сомнение действительность товарного знака. По его мнению, если автор не возражает, то сама по себе «недоступность» не является причиной юридической невозможности регистрации персонажа в качестве товарного знака. На практике очевидно, что если правообладатель не обратиться за судебной защитой, то заявитель сможет продолжать использовать персонаж в качестве товарного знака. Более того, если заявитель сможет доказать, что автор на протяжении пяти лет с момента регистрации товарного знака не высказывал претензий и не подавал возражений относительно его использования, действительность регистрации персонажа в качестве товарного знака больше не сможет быть поставлена под сомнение из-за «недоступности» товарного знака (при условии, что регистрация была совершена добросовестно) [Thierry, 1991:117].
ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЖА В СОСТАВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
В отношениях правообладателей товарных знаков с потребителями маркированных ими товаров или услуг необходимо соблюдать определенный баланс, связанный с требованием отсутствия со стороны правообладателя введения потребителя в заблуждение. В связи с этим существование авторского права на персонаж, который зарегистрирован в качестве товарного знака, безусловно, будет способствовать известности товарного знака и может привести потребителей к импульсивному акту покупки, руководимому ошибочными представлениями о принадлежности товара или услуги автору произведения.
Э.П. Гаврилов считает, что основная цель пп.1 п.9 статьи 1483 ГК РФ заключается в недопущении появления на рынке товаров разных производителей, маркированных товарным зна-
8 Arrêt du Tribunal du 18 mars 2016, affaire T-501/13: Karl-May-Verlag/OHMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU). URL: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/acd4deb7-103d-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-fr (дата обращения: 29.07.2019).
9 Arrêt n 225 du 16 février 2010 (09-12.262) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique. URL:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/cha mbre_commerciale_financiere_economique_3172/2010_3324/fevrier_3385 /225_16_15227.html (дата обращения: 29.01.2020).
ком тождественным или сходным до степени смешения с известным обозначением, охраняемым авторским правом, что может привести к введению потребителя в заблуждение [Гав-рилов, 2017].
По мнению Матильды Шарьер (Mathilde Charriere) использование в составе обозначения вымышленного персонажа может привести к возникновению в сознании потребителя ошибочного представления о качестве товара, связанного с художественной ценностью обозначения [Charriere, 2018].
Европейской судебной практики известны случаи, когда изображение, содержащее уже охраняемый авторским правом объект, является основной причиной приобретения товара. Так, Суд Европейского союза в решении по делу Tripp Trapp указал, что «могут приниматься во внимания такие элементы оценки, как характер соответствующей категории продукции, а также художественная ценность обозначения»10. В другом деле Суд Европейского Союза установил, что если «дизайн является ключевым элементом маркетинговой стратегии и повышает привлекательность или стоимость соответствующего товара, то обозначение не может использоваться в качестве товарного знака»11.
Европейское право предусматривает, что товарный знак становится ложным, когда перестает выполнять роль достоверного инструмента информирования потребителя. В таком случае товарный знак подлежит оценке в зависимости от предполагаемого ожидания среднестатистического потребителя, обычно информированного и достаточно внимательного и разумного. Статья L. 711-3 (c) CPI фактически исключает из правовой охраны обозначения, способные ввести в заблуждение общественность, в том числе относительно качества или географического происхождения товара или услуги, при условии, что можно отметить наличие эффективного обмана или достаточно серьёзного риска обмана потребителей.
Так, в одном деле по оспариванию товарного знака «Василиса Премудрая» истец обосновывал введение потребителей в заблуждение наличием умысла правообладателя на возникновение ассоциативных связей зрелищно-развлекательной деятельности ответчика с персонажем многочисленных художественных, мультипликационных фильмов и спектаклей о Василисе Премудрой, к которым правообладатель не имеет отношения. Однако, суд не согласился с доводами истца, указав, что для вывода о введении потребителя в заблуждение требуется наличие доказательств введения товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот, возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его производителем, наличие ассоциативных связей не в отношении действующих лиц произведения или каких-либо товаров или услуг в целом, а в отношении товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку12.
Вопрос порочности товарных знаков, использующих персонажа, права на который принадлежат отличному от правообладателя товарного знака лицу, рассматривался во французской судебной практике. В частности, в одном из дел апелляционный суд отклонил довод истца о ложном характере то-
10 Arrêt de la cour (deuxième chambre) 18 septembre 2014, l'affaire C-205/13 // ECLI:EU:C:2014:2233.
11 Tribunal de l'UE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08 // OHMI, T-508/08.
12 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 N С01-1159/2017 по делу N СИП-544/2017 // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс.
варного знака, на том основании, что обман относительно авторства произведения не был предусмотрен в указанной статье CPI. Вместе с тем, статья L. 711-3 (c) CPI, перечисляя случаи обмана потребителей использует формулировку «в том числе», что позволяет предположить открытость представленного CPI перечня. Этот аргумент использовался в решении кассационного суда на том основании, что товарный знак может быть ложным, если он может ввести потребителя в заблуждение относительно взаимосвязи между обозначением в составе товарного знака и произведением, подлежащим защите нормами авторского права.
Регистрация имени персонажа литературного произведения в качестве товарного знака может быть расценена как ложная или вводящая потребителей в заблуждение, если нарушает авторские права на такой персонаж. Так, в деле Bébé Lilly, автор, песни «Bébé Lilly» предъявил иску к правообладателю товарного знака «Bébé Lilly». Права на эту песню были переданы по лицензионному договору издателю, который выпустил диск, включающий песню под названием «Ally Papy Baby Lilly», а через несколько месяцев подал заявку на регистрацию словесное обозначение «Baby Lilly» в качестве товарного знака. Кассационный суд, сославшись на статью L. 712-6 CPI, указал, что суд первой инстанции не исследовал, была ли совершена регистрация спорного товарного знака с целью лишить автора слов какой-либо возможности использовать имя персонажа своей песни при осуществлении своей деятельности и популяризировать произведения, путем его исполнения на сцене.
Кассационный суд также отменил решение Апелляционного суда Парижа, который отказался применять статью L. 711-3 CPI, в соответствии с которой не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака или элемента товарного знака, обозначение которое может ввести общественность в заблуждение, в том числе относительно характера, качества или географического происхождения товара или услуги.
Товарный знак может быть признан недействительным, если он может ввести потребителя в заблуждение относительно наличия связи между знаком и произведением, подлежащим защите авторским правом.
30 июня 2000 года апелляционный суд Парижа принял решение о том, что имя Angélique является общеизвестным на территории Франции, его носили различные исторические персонажи и оно уже использовалось в литературных произведениях. Назвав главную героиню именем Angélique, авторы не приложили никаких творческих усилий. Однако, 11 января 2001 года апелляционный суд Версаля признал, что название «Angelique» идентично имени героини, которое широко известно и в личности которой невозможно ошибиться, что отличает ее на момент создания произведения в 1953 году от других персонажей - молодых женщин, в частности Анжелики из произведения Мольера или Анжелики из либретто оперы Жака Ибера.
Эта проблема знакома также судебной практике США. Так, в деле Frederick Warne & Co. против Book Sales Фредерик Уорн, являющийся первым издателем сборника сказок, иллюстрированных художником Пьером Лапином, подал иск о ложном указании происхождения против второго издателя - компании Book Sales. По мнению Фредерика Уорна, сидящий кролик, фигурирующий в его оригинальных сказках, являлся индивидуализирующим обозначением, характерным для его публикаций, что запрещает его графическое воспроизведение в качестве товарного знака Book Sales. В итоговом решении суд посчитал недоказанным факт введения потребителей в за-
блуждение путем использования Book Sales изображения кролика из первой редакции сказок13.
Ложность обозначения подлежит оценке только в отношении товаров или услуг, для которых была заявлена или получена регистрация товарного знака. Именно обозначение само по себе должно быть ложным в отношении товаров или услуг, для которых оно зарегистрировано, при этом оценка ложного характера обозначения должна быть сделана с учетом восприятия этого обозначения потребителями среднего уровня внимательности, а также риска заблуждения и степе-
14
ни смешения .
СУДЬБА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПЕРСОНАЖ, ОХРАНЯЕМЫЙ КАК ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, должно в первую очередь выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать товары или услуги в гражданском обороте. В случае, если срок действия исключительного права на персонаж истек, последний перешел в общественное достояние и, следовательно, может быть использован любым заинтересованным лицом в качестве товарного знака. Однако, данное утверждение предусматривает исключение, оговоренное в решении суда Европейской ассоциации свободной торговли от 6 апреля 2017 года, где указано: «тот факт, что произведение искусства ранее защищалось авторским правом, сам по себе не является основанием для отказа в регистрации произведения в качестве товарного знака»15. По мнению суда, регистрация обозначения, состоящего из произведения, в отношении которого истек срок правовой охраны, не противоречит нравственности или общественному порядку. Вместе с тем, риск незаконного присвоения или искажения произведения может стать важным элементом в этом использовании.
Использование персонажа в качестве товарного знака в коммерческих или рекламных целях иногда может привести к умалению достоинства произведения.
В то время как исключительные права прекращаются по истечении предусмотренного законом срока их правовой охраны, охрана личных неимущественных прав носит бессрочный характер. Поскольку личное неимущественное право неразрывно связано с личностью автора, оно не может исчезнуть вместе со смертью его носителя. Личность создателя произведения продолжает выражаться в самом произведении и после смерти автора.
В российской доктрине М.М. Богуславский полагает, что с момента регистрации товарного знака личные неимущественные права автора в отношении этого товарного знака прекращаются [Богуславский, 2008: 185-208]. П. Садовский, напротив, не считает регистрацию произведения в качестве товарного знака основанием для прекращения авторских прав на произведение и рассматривает сам факт такой регистрации как способ использования произведения [Садовский, 2005]. С Белов, исследуя пробел в регулировании правоотношения по использованию объекта авторского права в составе товарного знака, предлагает применять нормы авторского права к отношениям
13 US District Court for the Southern District of New York - 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979) December 19, 1979 / Текст: электронный // URL: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/481/1191/2397442/ (дата обращения: 12.01.2020).
14 Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 octobre 2005 // PIBD 2005, n°820, III, 735.
15 Cour AELE, aff. E-5/16, Municipalité d'Oslo c/ Patentstyret, 6 avril 2017 //
CCE, n°10, octobre 2017, comm. 79.
по регистрации и использованию товарного знака включающего произведение, в субсидиарном порядке [Белов, 2018].
Помимо права на обнародование или права авторства, создателю произведения принадлежит право на неприкосновенность произведения, предусматривающее защиту произведения от искажения и изменения. Право на неприкосновенность означает также запрет третьим лицам «плохо обращаться» с произведением, например, использовать произведение в противоречии изначальному замыслу автора или нарушать целостность произведения. Таким образом, искажение произведения может происходить извне, за счет внешних факторов, таких как обстоятельства использования товарного знака, содержащего персонаж. При этом использование произведения в коммерческих целях может привести к «унижению достоинства произведения». Нарушением права на неприкосновенность произведение будет считаться использование персонажа не в соответствии с характером и смыслом произведения или в противоречии воле автора16.
В соответствии со статьей L 711-3 (b) CPI товарный знак может быть полностью или частично признан обозначением, противоречащим нравственности и морали. Это может быть, например, слоган, подстрекающий к недостойному поведению, или непристойное изображение, независимо от вида индивидуализируемых товаров или услуг. Так, город Осло оспаривал отказ норвежского патентного ведомства в регистрации известных скульптур норвежского художника, перешедших в общественное достояние. Противоречие нравственности и морали существует там, где есть риск искажения или извращение произведения. При этом суд ссылается на сохраняющееся право на защиту неприкосновенности произведения и после перехода последнего в общественное достояние17.
В соответствии со статьей L 711-3 (b) CPI товарный знак может быть аннулирован, если он включает обозначение, противоречащее общественному порядку. Так, в деле Shield Mark, генеральный адвокат Colomer отметил в своих выводах, что ему «трудно согласиться с тем, что какое-либо лицо присваивает себе произведение, являющееся частью всеобщего культурного наследия, с целью его использования на рынке для индивидуализации производимых им товаров или оказываемых им 18
услуг» .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЖА, ПЕРЕШЕДШЕГО В ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ
Регистрация персонажа в качестве товарного знака самим автором или иным правообладателем произведения может быть направлена на, по сути, бесконечную правовую охрану результата интеллектуальной деятельности (по крайней мере, пока правообладатель будет продлевать правовую охрану товарного знака). В то время как с точки зрения закона произведение переходит в общественное достояние по истечении срока монополии его автора, независимо от того, входит ли оно в состав товарного знака или нет, на практике зарегистрированный в качестве товарного знака персонаж не может свободно использоваться третьими лицами во всех формах, поскольку защищен правом на товарный знак. С той оговоркой, что право на товарный знак действует только в отношении тех товаров или услуг, для которых он зарегистрирован. Однако,
16 Le jugement du TGI de Paris, 21 janvier 1977 // RIDA janvier 1978, p.179.
17 Cour de cassation chambre civile 1, 12 juillet 2001 // D. 2001, n° 35, A.J., p. 2896.
18 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2003 // ECLI:EU:C:2003:641.
это не исключает возможность признания товарного знака общеизвестным, равно как и запрет на использование персонажа третьими лицами в отношении неоднородных товаров в связи с риском введения потребителя в заблуждение. В этой связи встает вопрос: является ли регистрация персонажа, перешедшего в общественное достояние, в качестве товарного знака злоупотреблением правом или правонарушением?
Традиционно во французской судебной практике господствовала позиция, что злоупотребление правом существует в случае, когда правообладатель действовал не для себя и толь-
19
ко с намерением причинить вред другому лицу . Этот критерий используется и в доктрине: Рипер (Ripert) видел в злоупотреблении правом осуществление права, направленное на причинение вреда другим субъектам [Ripert, 2013: 93-94]. В этом понимании злоупотребление правом при регистрации товарного знака не возникает, т.к. такая регистрация приносит правообладателю определённую пользу. Кроме того, умысел на причинение вреда другим лицам в таком случае отсутствует, поскольку цель правообладателя заключается не в том, чтобы помешать третьим лицам использовать перешедшего в общественное достояние персонажа, а в том, чтобы продолжать получать доход от его дальнейшего использования в гражданском обороте.
В доктрине встречается и иное понимание злоупотребления правом, когда намерение причинить вред третьим лицам рассматривается как альтернативный признак принципа злоупотребления правом и его наличие не обязательно [Cadiet, 2015]. Для доказательства наличия злоупотребления правом достаточно наличие отклонения от конечной цели права. Если все права имеют социальную цель, то осуществление одного из них в иных целях можно расценить как злоупотребление. Эта социальная цель характерна для всех прав, и право на товарный знак не является исключением. Регистрация персонажа в качестве товарного знака в целях продления истекшей автор-ско-правовой охраны судебная практика расценивает как злоупотребление правом на товарный знак.
Так, в деле Zorro Федеральный суд Вашингтона указал, что правообладатель товарного знака ZORRO зарегистрировал его обманным путем с единственной целью распространить правовую охрану на результаты интеллектуальной деятельности, для которых срок действия авторского права уже истек. Верховный суд США указал на недопустимость использования механизма охраны права на товарный знак для создания «мутантного авторского права» с неограниченным сро-20
ком действия .
Однако, столь широкое понимание злоупотребления правом
будет означать ограничение правообладателя в осуществлении его субъективных прав. Одного факта использования права не в соответствии с социальной целью права недостаточно для вывода о злоупотреблении.
ВЫВОДЫ
Персонаж изначально охраняется нормами авторского права, однако, при его регистрации может охраняться как товарный знак. Но и в том и в другом случае не любой персонаж подлежит охране нормами права интеллектуальной собственности. Для признания персонажа объектом авторского права он должен обладать оригинальностью, а для регистрации в качестве товарного знака - различительной способностью.
Оригинальность персонажа как объекта авторского права означает независимость от основного произведения, частью которого персонаж является, и наличие творческого вклада автора в создание персонажа.
Один и тот же персонаж может обладать оригинальностью, но не иметь различительной способности, и наоборот. Литературного персонажа чаще всего можно защитить только нормами авторского права в силу отсутствия возможности графического представления (за исключением случаев, когда черты характера и особенности поведения могут явствовать из визуального образа персонажа).
С одной стороны, запрет на использование персонажа в качестве товарного знака без согласия его правообладателя направлен на охрану интересов авторов, а с другой, - может привести к установлению монополии на произведение и после истечения срока действия исключительных прав на него. Такое поведение бывшего правообладателя персонажа должно быть квалифицировано как злоупотребление правом.
Использование в составе товарного знака широко известного персонажа предоставляет необоснованную выгоду для правообладателя, по сути, не требуя от него значительного вложения средств в рекламу и позиционирования бренда на рынке. Кроме того, возникает риск введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности товарного знака автору персонажа. Товарный знак может быть признан недействительным, если он может ввести потребителя в заблуждение относительно наличия связи между знаком и произведением, подлежащим защите авторским правом.
При использовании персонажа в качестве товарного знака личное неимущественное право на неприкосновенность не прекращают свое действие в отношении произведения. Даже за пределами срока действия исключительного права на персонаж использование персонажа в качестве товарного знака не в соответствии с характером и смыслом произведения или в противоречии воле автора не допускается.
Статья проверена программой «Антиплагиат». Оригинальность 91,24%.
19 Cour de Cassation, Chambre des requêtes, du 3 août 1915, 00-02.378. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi. do?idTexte=JURITEXT000 007070363 (дата обращения: 07.04.2020).
20 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., No. 02-428. Argued April 2, 2003-Decided June 2, 2003 // 539 U.S. 23 (2003).
Литература:
1. Cadiet L., Le Tourneau Ph. Abus de droit. Dalloz, 2015. 1012 р.
2. Caron Ch. L'enregistrement en tant que marque d'une œuvre tombée dans le domaine public. Revue LexisNexis 2017;(10):79-89.
3. Charrière Mathilde. Le dépôt de personnages fictifs à titre de marques. Master de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle. Université Panthéon-Assas, 2018. 43 p.
4. Ginsburg Jane C. Intellectual Property As Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law. Journal of the Copyright Society of the USA. 2018; 65:245.
5. Raynard J., Py E. et Tréfigny P. Droit de la propriété industrielle. LexisNexis, 2016. 454 p. - ISBN : 978-2-7110-1154-4.
6. Ripert G. La règle morale dans les obligations civiles. LGDJ, 2013. 424 р. - ISBN: 978-2-275-04188-9.
7. Tamaro Normand. Loi annotée sur le droit d'auteur. 7e édition. Thomson Carswell, Toronto, 2006. 267 p.
8. Thierry S. La marque constituée par une création de forme protégée. Thèse Paris II, 1991. 117 р.
9. Белов С. О субсидиарном применении норм авторского права к отношениям по возникновению права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2018. - № 4. - С. 47 - 56.- ISSN: 0201-7059.
10. Богуславский М.М. Авторское право и товарные знаки // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей / под редакцией М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. - Москва : Волтерс Клувер, 2008. - 296 с. - ISBN 978-5-466-00337-6.
11. Гаврилов Э.П. Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. - 2011. - № 12. - С. 41 - 48.
12. Гаврилов Э.П. Комментарий к пункту 9 статьи 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2017. -№ 8. - С. 2 - 9.
13. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды) / Москва: Статут. - 2015.
- 525 с. - 500 экз. С.140. - ISBN 978-5-8354-1095-8.
14. Садовский П. Можно ли защитить права авторов? // ЭЖ-Юрист. - 2005. - №9.
15. Сухарева А.Е., Туркин Р.Э. Охрана персонажа авторским правом Российской Федерации и США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2017.
- № 5. - С. 37 - 46. - ISSN: 0201-7059.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Свиридова Екатерина Александровна, канд. юрид. наук, доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7791-0550, e-mail: ESviridova@fa.ru
Reference list:
1. Cadiet L., Le Tourneau Ph. Abus de droit. Dalloz, 2015. 1012 p.
2. Caron Ch. L'enregistrement en tant que marque d'une œuvre tombée dans le domaine public. Revue LexisNexis 2017;(10):79-89.
3. Charrière Mathilde. Le dépôt de personnages fictifs à titre de marques. Master de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle. Université Panthéon-Assas, 2018. 43 p.
4. Ginsburg Jane C. Intellectual Property As Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law. Journal of the Copyright Society of the USA. 2018; 65:245.
5. Raynard J., Py E. et Tréfigny P. Droit de la propriété industrielle. LexisNexis, 2016. 454 p. - ISBN : 978-2-7110-1154-4.
6. Ripert G. La règle morale dans les obligations civiles. LGDJ, 2013. 424 p. - ISBN: 978-2-275-04188-9.
7. Tamaro Normand. Loi annotée sur le droit d'auteur. 7e édition. Thomson Carswell, Toronto, 2006. 267 p.
8. Thierry S. La marque constituée par une création de forme protégée. Thèse Paris II, 1991. 117 p.
9. Belov S. On the subsidiary application of copyright rules to relations on the emergence of a trademark right. Intellektual'naya sobstvennost'. Avtorskoe pravo i smezhnye prava = IP. Copyright and related rights. 2018;(4):47 - 56. (In Russ.).
10. Boguslavskii M.M. Copyright and trademarks // Intellectual property in Russia and the EU: legal problems: collection of articles / edited by M.M. Boguslavskii and A.G. Svetlanov. -Moscow: Wolters Kluwer, 2008. 296 p. (In Russ.).
11. Gavrilov E.P. Author's rights to the character. Patenty i litsenzii = Patents & licenses. 2011;(12):41 - 48. (In Russ.).
12. Gavrilov E.P. Comment to paragraph 9 of Article 1483 of the Civil Code. Patenty i litsenzii. Intellektual'nye prava = Patents & licenses. Intellectual rights. 2017;(8):2 - 9. (In Russ.).
13. Zenin I.A. Problems of Russian intellectual property rights (selected works). Moscow: Statut, 2015. 525 p. (In Russ.).
14. Sadovskii P. Is it possible to protect the rights of authors? EZh-Yurist = EZh-Yurist. 2005;(9). (In Russ.).
15. Sukhareva A.E., Turkin R.E. Protection of the character by copyright of the Russian Federation and the United States. Intellektual'naya sobstvennost'. Avtorskoe pravo i smezhnye prava = IP. Copyright and related rights. 2017;(5):37 - 46. (In Russ.).
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Ekaterina A. Sviridova, Cand. Sci. (Law), Assoc. prof., associate Professor of the Department of legal regulation of economic activity. Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7791-0550, e-mail: ESviri-dova@fa.ru
