CC BY
183
№ 6 (153) 2014
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
Некоторые особенности оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам по основанию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ*
А.Е. Сычёв
заместитель заведующего отделом судебного представительства Федерального института промышленной собственности (ФИПС), кандидат юридических наук (г. Москва)
Алексей Евгеньевич Сычёв, [email protected]
Пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает, что не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
При этом, как следует из положений подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 и пунктов 1 и 2 статьи 1513 ГК РФ, в случае если правовая охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, предоставление ему правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак путем подачи соответствующего возражения в палату по патентным спорам.
Однако, как показывает практика рассмотрения палатой по патентным спорам возражений, поданных по указанному осно-
ванию, в ряде случаев у лиц возникают определенные сложности при формировании своей правовой позиции, обусловленные в том числе неправильным толкованием этой нормы закона.
Исходя из приведенной нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным в следующих случаях:
• зарегистрированный товарный знак тождественен либо сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами фирменного наименования);
• товары (услуги), в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, однородны товарам (услугам), в отношении которых охраняется фирменное наименование;
• право на фирменное наименование возникло в Российской Федерации у иного лица ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Только при наличии всех этих трех условий обозначение признается несоответствующим положению пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.
*
В статье не рассматриваются вопросы, связанные с коммерческими обозначениями, а также с наименованиями селекционных достижений.
Первоначально часть материала статьи была опубликована в журнале «Патентный поверенный» (2013.
№ 6. С. 37-41).
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 331-9789, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Подтверждением этому может служить следующее дело, недавно рассмотренное арбитражным судом города Москвы 1.
Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), принятым по возражению ООО «А Три Вижн», предоставление правовой охраны товарному знаку «А 3 VISION» признано недействительным частично в связи с его несоответствием пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.
Проверяя законность принятого Роспатентом решения, суд установил, что, как следует из представленных ООО «А Три Вижн» свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, право на фирменное наименование возникло у этого лица ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Проведя анализ на сходство фирменного наименования ООО «А Три Вижн» (его отличительной части) и оспариваемого товарного знака на основании признаков, установленных пунктом 14.4.2.2. Правил [3], суд пришел к выводу об их сходстве до степени смешения.
Часть услуг, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, на основании признаков, указанных в пункте 14.4.3. Правил, была признана однородной услугам, в отношении которых ООО «А Три Вижн» осуществляло свою деятельность до даты приоритета товарного знака.
С учетом установленных обстоятельств суд согласился с позицией Роспатента о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении части услуг пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.
Рассмотрим аналогичное дело, отличие которого лишь в том, что в нем и решение Роспатента, и решение суда основывались на положении пункта 3 статьи 7 ранее действовавшего Закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках).
Согласно пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
По возражению, поданному французским юридическим лицом - «Кельт Интернешнл С.А.Р.Л.», предоставление правовой охраны товарному знаку «КЕЛЬТ» было признано недействительным частично, в том числе по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.
При рассмотрении возражения Роспатент установил, что право на фирменное наименование возникло у французской компании ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме этого, были установлены тождество товарного знака с частью этого фирменного наименования, а также однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, с товарами, в отношении которых охраняется фирменное наименование.
Впоследствии суд решение Роспатента поддержал 2.
В том случае если хотя бы одно из названных ранее условий признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным не соблюдено, то в удовлетворении соответствующего возражения отказывается, правовая охрана такого товарного знака сохраняется.
Так, Роспатентом, а затем и судом было установлено отсутствие сходства до степе-
1 Дело № А40-15642/13-117-147. URL: http://www.arbitr.ru
2 Дело № А40-22533/07-27-190. URL: http://www.arbitr.ru
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 331-9789, [email protected]
№ 6 (153) 2014
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
ни смешения фирменного наименования ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» и товарных знаков «ДУБРОВКА», в связи с чем правовая охрана упомянутых товарных знаков была оставлена в силе 3.
В другом рассматривавшимся в арбитражном суде города Москвы деле Роспатентом было установлено, что право на фирменное наименование ООО «Бильярдный клуб «Абриколь» (лица, подавшего соответствующее возражение) возникло позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака «Абриколь», в связи с чем его правовая охрана была признана не нарушающей требование закона 4.
Зачастую лица, обращающиеся в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по мотиву его несоответствия пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, обосновывают свою позицию тем, что согласно названной норме не требуется доказывать использование своего фирменного наименования (осуществление однородной деятельности) до даты приоритета оспариваемого товарного знака. По мнению заявителей, только лишь наличие в учредительных документах определенных видов деятельности дает основание полагать, что оспариваемый товарный знак нарушает право обратившегося с соответствующим возражением лица на принадлежащее ему фирменное наименование.
Однако такая точка зрения не была поддержана ни Роспатентом, ни судами.
Так, Роспатентом было отказано в удовлетворении возражений, поданных ООО «Бассейнофф», против предоставления правовой охраны товарным знакам «Господин БАССЕЙНОВ»/«Gospodin Basseinoff» в связи с их несоответствием пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.
Роспатентом, а впоследствии и судом было установлено, что отличительная часть фирменного наименования ООО «Бассей-нофф» сходна до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, при этом право на фирменное наименование возникло у обратившегося с возражениями лица ранее даты их приоритета. В то же время заявителем ни в Роспатент, ни в суд не были представлены документы, свидетельствующие об осуществлении им до даты приоритета товарных знаков деятельности, однородной оспариваемым услугам.
Указанное обстоятельство послужило основанием для отказа в удовлетворении судом заявленных ООО «Бассейнофф» требований о признании решений Роспатента недействительными 5.
Следует отметить, что с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», подобный подход в полной мере применим и к товарным знакам, правовая охрана которым была предоставлена и до введения в действие части четвертой ГК РФ, в период действия Закона о товарных знаках.
Арбитражный суд города Москвы, рассматривая спор о соответствии товарного знака «Трактиръ Вечный зов» требованиям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках в связи с наличием фирменного наименования ООО «Вечный Зов Кемерово», указал, что само по себе указание в уставе заявителя на то, что он осуществляет определенную деятельность, не означает, что заяви-
3 Смотри:
дело № А40-121039/12-117-1168 URL: http://www.arbitr.ru дело № А40-121036/12-27-1124 URL: http://www.arbitr.ru
4 Дело № А40-34736/13-15-325. URL: http://www.arbitr.ru (производство по этому делу прекращено в связи с отказом заявителя от требований).
5 Смотри:
дело № А40-165024/12-26-1414. URL: http://www.arbitr.ru дело № А40-165029/12-26-1407. URL: http://www.arbitr.ru
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 331-9789, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
тель осуществлял этот вид деятельности со дня государственной регистрации предприятия. В связи с этим заявитель должен был доказать, что он реально осуществлял эту деятельность, то есть использовал свое фирменное наименование для индивидуализации производимых им товаров (оказываемых услуг) до даты приоритета спорного товарного знака, в связи с чем на момент подачи заявки о регистрации этого товарного знака имелась возможность смешения потребителем индивидуализированных фирменным наименованием заявителя товаров (услуг) с товарами (услугами), в отношении которых подана заявка на регистрацию товарного знака.
Девятый арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения 6.
Необходимо учитывать, что в этом случае осуществление лицом, обладающим правом на тождественное (сходное до степени смешения) фирменное наименование, деятельности, однородной оспариваемым товарам (услугам), позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не имеет правового значения. Об этом свидетельствуют все три рассмотренных судебных дела.
В деле по заявлению ООО «Лира Сапр» об оспаривании решений Роспатента, которыми удовлетворены возражения ООО «Лира Софт» и признано недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам «LIRA», «ЛИРА» суды трех инстанций, в том числе Суд по интеллектуальным правам, рассматривавший дело в качестве суда кассационной инстанции, также согласились с позицией Роспатента о необходимости представления доказательств использования своего фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака 7.
Интересна ситуация, когда соответствующее возражение подается в палату по
патентным спорам иностранным лицом из страны - участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция). Особенностью этой ситуации является то, что на основании статьи 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации. Ссылаясь на названную норму, иностранное лицо, обращающееся с возражением, представляет документы об использовании своего фирменного наименования на территории страны происхождения.
В то же время ни Роспатент, ни суд эту позицию не поддержали. Так, по спору о столкновении права на фирменное наименование иностранного юридического лица «Ой Ларс Крогиус Аб» (Финляндия) и права на товарный знак «Krogius» суд не согласился с позицией заявителя об отсутствии необходимости доказывать осуществление лицом, чье фирменное наименование или его часть использованы в товарном знаке, деятельности только на территории Российской Федерации. При этом суд указал, что конструкция этой нормы закона такова, что под однородностью товаров (услуг) лица, чье фирменное наименование охраняется в Российской Федерации, следует понимать именно те товары и услуги, которые используются на территории Российской Федерации, поскольку закон предназначен для того, чтобы не допустить смешения товаров (услуг) и предприятий в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. В связи с изложенным представленные заявителем документы в обоснование коммерческой деятельности в других странах не имеют отношения к спорным правоотношениям 8.
Схожую позицию занял суд, рассматривая заявления о признании недействительными решения Роспатента против предо-
6 Дело № А40-63170/10-19-506. URL: http://www.arbitr.ru
7 Дело № А40-57266/13-19-375. URL: http://www.arbitr.ru
8 Дело № А40-710/07-67-7. URL: http://www.arbitr.ru
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 331-9789, [email protected]
№ 6 (153) 2014
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
ставления правовой охраны товарным знакам «CIPRIANI», поданные итальянской компанией «Хотел Чиприани С.р.Л.» 9.
Сославшись на положения статьи 8 Парижской конвенции, суд указал, что в соответствии с названным международным договором компания «Хотел Чиприани С.р.Л.» не обязана регистрировать свое фирменное наименование в Российской Федерации, однако для возникновения правовой охраны этого фирменного наименования в отношении конкретных услуг в России компании «Хотел Чиприани С.р.Л.» достаточно начать реальное оказание этих услуг в Российской Федерации. Вместе с тем, учитывая, что компания никогда не оказывала на территории Российской Федерации соответствующие услуги, сам факт существования этого фирменного наименования в другой стране не может являться основанием, препятствующим регистрации товарного знака другого лица в Российской Федерации.
Одно из упомянутых дел, касающихся товарных знаков «CIPRIANI», обжаловалось в суде апелляционной инстанции, а впоследствии и в кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам. Поддерживая судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, Суд по интеллектуальным правам также указал, что компанией «Хотел Чиприани С.р.Л.» не представлены доказательства использования своего фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к товарам и услугам, содержащимся в его перечне.
Аналогичную позицию занял Суд по интеллектуальным правам, оставляя в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанций по делу по заявлению новозеландской компании «Фьюжн Электроникс
Лимитед» против предоставления правовой охраны товарному знаку «FUSION» 10.
В ряде случаев при рассмотрении соответствующего возражения палатой по патентным спорам выясняется, что оспариваемый товарный знак тождественен (сходен до степени смешения) как фирменному наименованию лица, подавшего возражение, так и правообладателя. В этом случае Роспатентом учитывается право на фирменное наименование, возникшее раньше.
Приведем пример. Роспатентом было рассмотрено возражение, поданное ООО «ЗОДЧИЙ.ру» против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОДЧИЙ», правообладателем которого являлась ООО «Компания Зодчий». Роспатентом было установлено, что право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение (ООО «ЗОДЧИЙ.ру»), возникло ранее, чем у правообладателя (ООО «Компания Зодчий»). С учетом этого обстоятельства и наличия иных упомянутых нами признаков возражение было удовлетворено. Суд указанную позицию Роспатента поддержал 11.
Еще один пример. Роспатентом было отказано в удовлетворении возражения ООО «МИЛОРД ИКС» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Милорд», правообладателем которого является ЗАО «Компания Милорд». При этом было установлено, что право на фирменное наименование и первого, и второго лиц возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако ранее это право возникло у правообладателя. Заявитель, оспаривая в суде решение Роспатента, указывал, что наличие более раннего права на фирменное наименование у правообладателя при рассмотрении этого спора правового значения не имеет, поэтому, формально установив, что право
9 Смотри:
дело № А40-30729/13-15-290. URL: http://www.arbitr.ru дело № А40-30726/13-27-293. URL: http://www.arbitr.ru дело № А40-26050/13-12-108. URL: http://www.arbitr.ru
10 Дело № А40-1289/13-15-14. URL: http://www.arbitr.ru
11 Дело № А40-173210/09-12-1069. URL: http://www.arbitr.ru
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 331-9789, [email protected]
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, Роспатент должен был удовлетворить возражение. Однако суд такую позицию заявителя не поддержал, решение Роспатента оставил в силе 12.
В практике имеют место случаи, когда Роспатентом, а также судом при рассмотрении спора о соответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ (пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках) применяются положения статьи 6-quin-quies С (1) Парижской конвенции, согласно которой, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.
Так, например, правовая охрана товарного знака «ЭТИС», правообладателем которого являлся индивидуальный предприниматель, была сохранена в том числе с учетом того, что указанное лицо задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака являлось соучредителем юридического лица, отличительная часть фирменного наименования которого была тождественна оспариваемому товарному знаку (ООО НПФ «ЭТИС»). При этом право на указанное фирменное наименование возникло до возникновения права на фирменное наименования лица, подавшего возражение в палату по патентным спорам (ООО «ЭТИС-СЕРВИС»). Также в рамках этого дела судом было учтено следующее обстоятельство: правообладатель оспариваемого товарного знака ранее являлся соучредителем лица, подавшего возражение, впоследствии продавший свою долю 13.
В заключение необходимо отметить, что в настоящей статье рассмотрены лишь некоторые вопросы, возникающие при применении нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.
Отдельного рассмотрения заслуживает, например, вопрос о круге лиц, которые могут быть обладателями права на фирменное наименование, в частности, о некоммерческих организациях 14.
В то же время нельзя не признать, что сегодня накоплена значительная практика применения Роспатентом и судами нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ и пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, которая, как представляется, может быть полезна и, как следует из ряда приведенных в статье дел, уже учитывается при рассмотрении соответствующих споров недавно созданным в России Судом по интеллектуальным правам.
ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИСТОЧНИКИ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с изменениями).
2. Дело № А40-15642/13-117-147. URL: http://www.arbitr.ru
3. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания : приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 года № 32.
4. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров : Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 : в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ.
5. Дело № А40-22533/07-27-190. URL: http://www.arbitr.ru
6. Дело № А40-34736/13-15-325. URL: http://www.arbitr.ru
7. Дело № А40-165024/12-26-1414. URL: http://www.arbitr.ru
12 Дело № А40-1708/07-27-17. URL: http://www.arbitr.ru
13 Дело № А40-37312/12-51-305. URL: http://www.arbitr.ru
14 Подробнее об этом, см.: Робинов А. А. Столкновение исключительных прав на товарные знаки и фирменные наименования // Патенты и лицензии. 2008. № 11. С. 30.
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 331-9789, [email protected]
№ 6 (153) 2014
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
8. Дело № А40-165029/12-26-1407. URL: http://www.arbitr.ru
9. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 // Российская газета. 2009. № 70.
10. Дело № А40-63170/10-19-506. URL: http://www.arbitr.ru
11. Дело № А40-57266/13-19-375. URL: http://www.arbitr.ru
12. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (с изменениями от 2 октября 1979 года).
13. Дело № А40-710/07-67-7. URL: http://
www.arbitr.ru
14. Дело № А40-30729/13-15-290. URL: http://www.arbitr.ru
15. Дело № А40-30726/13-27-293. URL: http://www.arbitr.ru
16. Дело № А40-26050/13-12-108. URL: http://www.arbitr.ru
17. Дело № А40-1289/13-15-14. URL: http://www.arbitr.ru
18. Дело № А40-173210/09-12-1069. URL: http://www.arbitr.ru
19. Дело № А40-1708/07-27-17. URL: http://www.arbitr.ru
20. Дело № А40-37312/12-51-305. URL: http://www.arbitr.ru
21. Робинов А. А. Столкновение исключительных прав на товарные знаки и фирменные наименования // Патенты и лицензии. 2008. № 11.
т
LAW FIRM nektorov, saveliev Є partners ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16. 04. 2014
+7 (495) 646 81 76 [email protected] www.nsplaw.ru А. Баженов - юрист юридической фирмы «Некторов, Савельев и Партнеры»
I. Наличие неразрешенного судебного спора в отношении ликвидируемого общества является основанием для отказа во включении требования кредитора в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого общества (Банк «Москоммерцбанк» v ликвидатор общества «Каликстус» Беляев В.Ю. и других. Дело № ВАС-18558/2013 *)
Банк «Москоммерцбанк» (далее - Банк) обратился в Арбитражный суд Забайкальского края к ООО «Алар-96» (далее - Общество) с требованием о внесении в промежуточный ликвидационный баланс Общества требования Банка в размере 477 102 854 рубля 34 копейки - долг, образовавшийся в связи с неисполнением другим обществом обязательства по возврату заемных денежных средств, обеспеченный залогом недвижимого имущества ООО «Алар-96».
Судом первой инстанции было установлено, что требования Банка находятся в незавершенных спорах, рассматриваемых в арбитражном суде города Москвы и Пресненском районном суде города Москвы, в связи с чем отказ во включении требований в промежуточный ликвидационный баланс является правомерным.
Апелляционный суд с позицией суда первой инстанции не согласился, указав, что в имеющихся материалах дела есть достаточные доказательства наличия задолженности, а, следовательно, отказ ликвидатора неправомерен.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа указал, что выводы апелляционного суда являются ошибочными, так как в противном случае стало бы возможным принятие судебных актов, противоречащих друг другу.
Продолжение на с. 89
* Подробнее с материалами дел вы можете ознакомиться на официальном сайте Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru/
Подписка в любое время по минимальной цене (495) 331-9789, [email protected]
